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CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS

Jonathas Augusto Busanelli - OAB/SP 247.195

Conforme já tivemos oportunidade de destacar em outro texto, a concorrência no âmbito empresarial não é só permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas como também incentivada em função do modelo capitalista adotado no País, garantindo, assim, o fomento sadio da atividade econômica.


Ou seja, a concorrência leal é a regra, sendo a base do desenho econômico da livre iniciativa proposto pela Constituição Federal.


Contudo, há limites para a concorrência, reputando-se desleal todos os atos praticados no âmbito da atividade empresarial com má-fé, deslealdade, abusividade, ilegalidade e imoralidade, com o escopo de angariar clientela, desviando-a em seu proveito, de modo que venha ou possa a vir causar prejuízos ao concorrente.


Uma das figuras muito comum nesse aspecto é a concorrência desleal fruto da violação ao Trade Dress.


Entende-se por trade dress o conjunto-imagem utilizado para identificar serviço ou produto a fim de atrair a clientela, associando-os visualmente à marca.


A sua proteção pode ocorrer e decorrer do próprio registro da marca mista, pela figura tridimensional ou pelo desenho industrial, ou, ainda, mesmo que sem registro perante INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), pela defesa da concorrência desleal, quando se referir ao conjunto-visual não registrado (cores, elementos gráficos, embalagem, escrita etc), mas que visem o desvio ou confusão da clientela.


Conforme bem pontuado em texto de autoria da Dra. Maria Alícia Lima[1], “Na própria definição do termo trade dress já se encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto, sua roupagem. O trade dress é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público; é o look and feel, outra expressão que revela bastante o espírito do trade dress, a identidade visual. A proteção aqui no Brasil não é formal, na medida em que não existe a possibilidade de fazer um registro, mas é protegida sob o instituto de combate à concorrência desleal.” (g.n.)


Ema análise mais rápida, pode-se concluir que o trade dress é relacionado a cópia de elementos próprios do rótulo de determinado produto a fim de induzir o consumidor em erro.


Imagine-se, por exemplo, um determinado fabricante de sabão em pó que utilizasse o nome, as cores e outras características de seu rótulo muito próximo aos de seu concorrente, com o objetivo de desviar deliberadamente a clientela. Evidente que aqui teríamos caso de concorrência desleal.


Mas o trade dress tem característica mais ampla, podendo ser utilizado para defesa de prática de concorrência desleal relacionada a cópia de catálogos, ou mesmo cores e formas de produtos industrializados de nichos específicos (não de prateleira por assim dizer).


Neste sentido, elucidativo julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado, na parte que interesse:


“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AS EMPRESAS LITIGANTES ESTÃO INSERIDAS NO SEGMENTO MERCADOLÓGICO DE APARELHOS DE GINÁSTICA, SENDO QUE OS PRODUTOS OBJETOS DA LIDE - IDENTIFICADOS PELAS LINHAS SENSATION/FUTURE E SELECTION/ PURE STRENGTH - POSSUEM A MESMA FINALIDADE E APLICAÇÃO. (...). ENTENDE-SE, PORTANTO, QUE O ASSUNTO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL É MATÉRIA DE PROTEÇÃO RESIDUAL DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, RETIRANDO-LHE A SUA OBJETIVIDADE. ASSIM, INSTA CONSIGNAR QUE O CONJUNTO VISUAL DOS PRODUTOS MERECE PROTEÇÃO JURÍDICA INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRA FORMALIDADE, HAJA VISTA SER DESNECESSÁRIO O SEU REGISTRO PARA PLEITEAR SUA PROTEÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.279/96, EM SEU ARTIGO 195 E INCISOS, BEM COMO DO ARTIGO 209. (...). NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, AO CONTRÁRIO DO QUE ACREDITA A RÉ, NÃO SE TRATA DE MERA E INOCENTE UTILIZAÇÃO DE SINAIS (FORMAS E ELEMENTOS) DE DOMÍNIO PÚBLICO. A CONFRONTAÇÃO DOS PRODUTOS SENSATION E FUTURE X SELECTION E PURE STRENGTH, ALIADA AS OUTRAS CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE, REMETE À INAFASTÁVEL CONSTATAÇÃO: TRATA-SE DE PRODUTO PRODUZIDO COM O NÍTIDO ESCOPO DE IMITAR OU, AOS MENOS, DE SE APROVEITAR DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS AUTORAS. DANO MATERIAL PRESUMIDO. QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, HÁ INEQUÍVOCA CONDUTA CONTRÁRIA AO COMANDO JUDICIAL EM PERÍODO COBERTO PELA VIGÊNCIA DA LIMINAR. CRITÉRIOS PARA APRECIAÇÃO DO VALOR DECIDO QUE SERÃO APRECIADOS OPORTUNAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRJ - Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001 – Rel. Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA - Julgamento: 27/09/2016 – Dec. Unanime - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)


No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as decisões seguem o mesmo padrão, conforme ementa de recente julgado a seguir:


“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. JOYSTICKS (CONTROLES DE VIDEOGAMES). VIOLAÇÃO DE MARCAS DE TITULARIDADE DAS AUTORAS. TRADE DRESS. ABSTENÇÃO DE USO DAS MARCAS REGISTRADAS PELAS AGRAVADAS ("DUALSHOCK" E DOS SÍMBOLOS QUADRADO, XIS, CÍRCULO E TRIÂNGULO) E DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CONTROLES DE VIDEOGAMES SIMILARES AOS DAS AUTORAS. MANUTENÇÃO. EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VERIFICA-SE A VIOLAÇÃO DAS MARCAS DE QUE SÃO TITULARES AS AUTORAS E A EXISTÊNCIA DE SEMELHANÇAS ENTRE OS PRODUTOS, SUFICIENTES PARA GERAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. “

(TJSP;  Agravo de Instrumento 2102757-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)


Tem-se assim que a contrafação (reprodução não autorizada) de trade dress gera efeitos no âmbito cível na medida em que o artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ressalva o direito de o prejudicado haver perdas e danos na hipótese de prática de atos que venham “prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.


Sem prejuízo, a mesma Lei n. 9.279/96, em seu artigo 195 e incisos, trata a concorrência desleal

como tipo penal, referindo-se o inciso III a qualquer ato que, praticado de má-fé, por meio fraudulento, vise desviar a clientela de seu concorrente e, o inciso IV, atribui conduta criminosa aquele que usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos, de modo que, em tese, a contrafação do trade dress configura igualmente delito penal.


De se destacar, contudo, que nos termos do artigo 199 da Lei de Propriedade Industrial os delitos descritos no artigo 195 que tratam da concorrência desleal, somente se procedem mediante queixa-crime, não, sendo, portanto, de atribuição do Ministério Público o inicio da ação penal e sim da própria parte.


Conclui-se, portanto, que o trade dress possui proteção jurídica e, em um mercado altamente competitivo. muitas vezes há sua violação de modo cabe as empresas buscarem as medidas cabíveis seja no âmbito cível, seja no âmbito penal para sua eficaz proteção.


[1] In Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress, Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, pp. 69-70 apud Apelação Cível nº. 0308980-98.2013.8.19.0001 TJRJ.